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美国专利法最新修改评述
时间:2014-03-31 09:39:17    作者:邵冲 冯晓青    来源:中国政法大学

作为世界上较早建立专利制度的国家,美国的专利制度已有200多年的历史。在不同历史时期,专利制度发挥了不同的作用。发展至今,该制度对于增强美国的国际竞争力、实施国家创新战略具有重要意义。美国专利法的修改对于我国正在进行之中的专利法第四次修改也无疑具有重要的参考借鉴价值。

一、修改背景

美国1789年宪法第1条第8款第8项为专利制度的建立奠定了立法基础。1790年,美国诞生了第一部专利法——《促进实用技术进步法案》。此后,随着社会的发展,其专利制度进行了多次改革。现行专利法制定于1952年,它是20世纪50年代以来美国专利制度的第一次重大变革。1982年后,美国专利制度又进行了一系列较大调整。此次进行的修改可追溯至2003年的《21世纪战略计划》,此后跌宕起伏近10年,终成正果,可谓美国专利法近60年来的最大修订。

美国自21世纪之初就萌生了改革专利制度的提议,是有其原因的。1952年专利法自制定以来,虽经多次大大小小的修改,但仍存在诸多问题,难以跟上经济、社会的发展步伐。专利申请程序的复杂冗长不仅加重了发明人的负担,也使得专利审批效率低下、专利申请积压严重,导致授权专利的质量下降。各种专利无效程序又耗时耗力,给发明人造成了困扰。同时,专利也被许多发明人不正当地用来遏制竞争对手或钳制大企业,扰乱了自由公平的竞争秩序。此外,一意孤行的“先发明制”使得美国的专利制度难以与他国专利制度相衔接,专利权人难以寻求国际保护。总之,修改前的专利制度对企业来说可谓负担重重,对国家来说可谓内外交困。

此种背景下,以提高专利质量、减少专利诉讼、将美国专利法和世界其他国家相统一此三方面为目标的专利改革法案于2005年产生。然而,此法案最终未能通过。2007年和2009年,专利改革的程序均被再次启动,但众口难调,法案又遭流产。2011年,《美国发明法案》(以下简称发明法案)终在参众两院获准通过。9月16日,奥巴马总统签署该法案,将其誉为“美国半个多世纪以来最主要的专利制度改革”。2012年11月30日,众议员Lamar Smith提出了“对《美国发明法案》和美国法典第35编进行修改和完善”的议案。2013年1月14日,奥巴马总统将该“技术性更正”提案签署为法律,对已生效的《美国发明法案》进行了进一步的修正,此次美国专利法改革暂告一段落。从短期来看,此次修改成为美国应对经济危机的一大策略;从长远来看,对于美国进一步增强其国际竞争力具有重要意义。

 

二、修改的主要内容

此次发明法案的内容涉及实体、程序、机构改革、行政及司法等诸多方面,最新通过的“技术性更正法案”虽然大多是就上一法案中的语病等微小错误进行改动,但也有几点实质性的改动值得注意。以下将对这两个法案的主要内容予以介绍与评述。

(一)发明人先申请制

对于作为私权的专利权来说,同一项发明创造,只能授予一项专利权。当面临两个甚或更多的申请者时,专利权应当被授予谁,存在着两种不同的解决办法。一种是将专利权优先授予最先提出专利申请的人,另一种是将专利权授予最先作出发明创造的申请人。前一种做法即是我国及大多数国家所采的先申请制(First-To-File, FTF),后一种做法即是美国在此次修改前所采的先发明制(First-To-Invention, FTI)。先发明制自1790年美国建立专利制度时就已被其所采取,200多年来,美国一直特立独行地沿用此制度。在其看来,先发明制能够充分保护发明人的权益,最大限度地实现专利法所追求的公平价值取向。然而,运行至今,此制度在国内也引发了种种弊病:发明日难以确定,加重了申请人的举证负担;专利审查周期长,专利申请成本高;无论在申请时还是在授权后,权利常处于不稳定的状态,专利诉讼由此增多。此外,这一制度使得美国的申请人难以在保护工业产权巴黎公约的其他成员国获得优先权,不利于其走向世界。先申请制则能解决上述问题:申请日的客观明确使得整个程序简洁高效,也使得美国能够尽快融入世界专利体系之中。鉴于上述分析,美国不得不放弃了对先发明制的坚守,转向先申请制靠拢。然而,先发明制在美国已根深蒂固,若欲一步迈向先申请制,整个专利制度必要进行大刀阔斧的改动,这不仅增加了改革成本,也会引发更高的反对声潮。因此,为平衡各方利益,发明法案创建了一项新的“发明”——“发明人先申请制(First-Inventor-To-File, FITF)”。立法者认为此制度兼具先发明制和先申请制的优点,使得公平与效率的价值取向均得以实现。对于此次修改如何实现这一转变,下面将予以展示。

两制度最大的区别,也即此次转变的核心在于对新颖性的判定上。修改前的《美国专利法》§102从现有技术和法定限制两个方面就如何判定新颖性进行了规定。§102(a)(e)(f)(g)对现有技术进行了规定。根据§102(a),现有技术的范围因地域而有所不同:在国内包括已获专利权、出版物公开、销售公开和使用公开的技术,在国外则仅包括以专利、出版物形式进行的公开。在时间节点上,以发明完成日为基准,而实践中由于此日期难以确定,审查员常将申请日默认为发明完成日。同时,§102(e)规定,对于那些在先申请在后公开的专利申请或在先申请在后授权的专利中虽予披露但未列入权利要求的技术,以其申请日构成现有技术。当对上述两款的发明日发生质疑或存在我国所称的抵触申请情形时,就需要确定谁是先发明人。§102(g)所规定的“抵触程序”为该问题提供了解决机制。该程序下,以申请人A、B为例,如果A能证明其构思日和完成日均比B早,则发明属于A。如果A的构思日比B早,但完成日晚于B,则A需证明其勤勉比B的构思早才可获得该发明。在进行上述审查之前,审查员往往先适用§102(b)。该条款规定,如果在实际申请日一年以前(不含一年),专利申请要求保护的发明已经在国内或国外被授予专利权或已公开出版,或者在国内已经公开使用或销售,则该发明不能被授予专利权。此为《美国专利法》中最主要的法定限制条款,其实质上类似先申请制下的宽限期条款。宽限期是现有技术的例外规定,它规定了某一时间段内的哪些公开行为为“不丧失新颖性的公开”。

修改后的《美国专利法》统一以“有效申请日”作为判断的时间基准,实现了由先发明制向发明人先申请制的转变。与我国专利法第三次修改相近,此次修改同样将相对新颖性原则转变为绝对新颖性,取消了现有技术范围的地域区分,增加了“其他方式”的公开形式,从而扩大了现有技术的范围。修改后的现有技术包括“世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或者其他方式为人所知的技术”。在宽限期方面,修改后的专利法仍保留了一年的期限,但将不丧失新颖性的公开行为限于发明人(或共同发明人)自己进行的公开,或者直接、间接源于发明人的公开。 

(二)程序改动

此次美国专利法修改在程序方面也作了较大改动,主要体现在专利授权程序和授权后程序两大方面。

1.专利授权程序

提高专利质量是此次改革的目标之一,为此,发明法案对专利申请的授权程序进行了修改。此次修改赋予了发明创造的受让人提交专利申请的资格。相应地,调整了发明人誓词和声明的有关要求,规定在发明人死亡、丧失行为能力、经努力仍无法找到发明人或发明人拒绝履行转让义务时,受让人可以提交替代声明。在经局长审查同意后,以该声明替代发明人的誓词。此外,对于第三方在专利审查期间提交现有技术这一程序,此次修改取消了此前对提交的现有技术文献的数量限制,并要求提交人就现有技术文献与权利要求的相关性作简要说明。然而,根据发明法案的规定,发明人誓词在“授予通知”被寄出前提交即可。可是,此邮寄时间对于申请人来说是不可知的。因此,“技术性更正法案”将提交誓词的最后时间改为支付专利授权费用时。

2.专利授权后程序

在美国,若要无效某一专利,可以通过行政与司法两条途径来解决。然而,两者并不是同时产生的,美国专利商标局(USPTO)在成立之初并无此项权力。为弥补专利无效诉讼程序耗时耗力、费用高昂的缺陷,美国先后于1981年和1999年建立了单方再审程序和双方再审程序,以期通过高效便捷的行政手段来缓解专利无效诉讼的负担。然而,实践中,两者的实施效果并未达到各自的预期目标,尤其是双方再审程序在时间和费用方面并不尽人意。考虑到单方再审程序与双方再审程序的各自特点,此次修改保留了单方再审程序,取消了双方再审程序,新设了授权后重审程序(Post Grant Review, PGR)和双方重审程序(Inter Partes Review, IPR)。此两程序最大的特点在于其启动时间和启动理由有所不同。授权后重审程序的启动时间为专利授权后9个月内,启动理由包括可专利性、新颖性、非显而易见性、实用性等任何可无效专利权的理由;而双方重审程序的启动时间却是在专利授权的9个月后或授权后重审程序终止后,并且只能以新颖性和非显而易见性为启动理由。然而,根据发明法案的规定,对于2013年3月16日之前申请的专利不可在授权后重审程序下提出质疑,只可依双方重审程序来解决。同样地,权利主张范围与之前相同或缩小的重新授予的专利也面临此种困境。这使得在专利授权后的9个月内,他人将无法对该专利的有效性提出质疑。为消除这一“死区”,“技术性更正法案”允许人们在以上两类专利获准授权后立即在双方重审程序下对其提出质疑,从而取消了9个月的等待期。经过此次修改,通过行政手段来无效专利的途径有三:单方再审程序、授权后重审程序和双方重审程序。

关于此三程序的对比,可以简要总结如下:

(1)启动时间:单方再审程序是授权后;授权后重审程序(PGR)是授权后9个月;双方重审程序(IPR)是授权后9个月后或PGR终止后。

(2)启动理由:单方再审程序是实质性的新问题;授权后重审程序(PGR)是任何无效专利权的理由;双方重审程序(IPR)是新颖性、非显而易见性。

(3)证据类型:单方再审程序是在先专利和书面出版物;授权后重审程序(PGR)是在先销售、在先公开、专利不可实施、不具备非显而易见性等全部证据;双方重审程序(IPR)是在先专利和书面出版物。

(4)证据开示:单方再审程序是声明;授权后重审程序及双方重审程序(IPR)是声明和证据开示。

(5)可否匿名:单方再审程序可以;授权后重审程序及双方重审程序(IPR)不可以。

(6)是否禁反言:单方再审程序不允许;授权后重审程序及双方重审程序(IPR)不得再引用PGR期间提出的理由,或有合理机会向以下机构提出的理由:USPTO、地方法院、美国国际贸易委员会。

(7)花费时间:单方再审程序约2.5年;授权后重审程序及双方重审程序(IPR)1~1.5年。

(8)上诉权利:单方再审程序中仅专利权人向联邦巡回上诉法院上诉;授权后重审程序及双方重审程序(IPR)中双方均可向联邦巡回上诉法院上诉。

此外,发明法案还引入了补充审查程序,允许专利所有人向USPTO申请补充审查,请求其“考虑、重新考虑或者更正与专利相关的资料”。此过程中,若发现新的可专利性问题,则可以启动单方再审程序。

三、美国专利法修改的深远影响

此次美国专利法修改,不论对于美国国内还是对于其他国家都有着重要影响。修改过程中,发明法案从制定之初即备受争议,褒贬不一。支持者认为此次修改可降低专利申请、专利诉讼的成本,促进科技创新。然而,反对者却认为此次修改降低了美国对知识产权的保护水平,抑制了发明者的创新动力,削弱了中小企业的竞争能力。同时,对于世界专利体系的构建来说,此次修改无疑是美国所做的一次重要努力。虽然发明人先申请制尚未完全褪去此前先发明制的身影,但已向先申请制迈出了重要一步。根据规定,“技术性更正法案”和发明法案中最重要的发明人先申请制及相应条款于2013年3月16日才开始生效,发明法案中的其他条款生效时间至今也不长,因此,对于此次修改的实施效果如何,能否实现最初的修改目标,各方都在拭目以待。

对于我国来说,此次美国专利法修改影响最为密切的是我国的“走出去”企业。这对我国企业来说不只是机遇,更是挑战。对于此次修改,我国企业应进行积极的应对:首先,应积极关注美国专利法修改的最新动向,尽快熟悉修改内容,充分了解并利用各种新程序,把握好如何在各阶段选择最有效的程序保护其发明创造,做到知己知彼百战不殆。其次,在专利申请上,发明人先申请制与我国的先申请制更为接近,这对我国企业来说是利好的。我国企业应及时适应最新的美国国内及国际专利申请程序,注意现有技术范围的扩大,及早提出专利申请。最后,此次修改提供了更多的专利无效程序,并且降低了专利无效的成本,这为我国企业在美国无效他人专利提供了更多选择和机会。然而,这也使得我国企业在美国将遭到更多的有效性质疑,从而造成更大的挑战。面对此种情形,我国企业只有提高专利质量,预先制定应诉方案,建立专利侵权预警机制,才可予以充分应对。

 

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